干貨！在商標侵權訴訟中，權利人須知的事項

隨著企業(yè)品牌培育和保護意識的不斷增強，商標注冊和商標訴訟保護越來越普遍。商標民事訴訟不僅涉及程序問題，而且涉及專業(yè)實體，與傳統(tǒng)民事案件相比，數量較少。由于缺乏經驗，一些當事方和代理人在某些情況下很容易忽視一些重要的程序和實質性問題。關于此問題，深圳捷胤知識產權帶你了解更多商標權利人保護訴訟的一些常見問題：

一、確定案件是否屬于法院的職權范圍

發(fā)現(xiàn)商標侵權后，權利人面臨選擇：包括自我和解、人民調解、行政報告等是商標侵權的合法救濟渠道，訴訟不是唯一選擇。然而，民事訴訟由于其嚴格的程序和通過訴訟保全、行為保全等有力措施充分保護商標所有人的合法權益而備受青睞。當然，一般商標侵權屬于法院受理的民事糾紛范圍，但也有例外--被指控侵權的商標是否也是合法注冊的商標？

最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱和優(yōu)先權利沖突民事糾紛若干問題的規(guī)定第一條規(guī)定，原告以他人在核準商品上使用的注冊商標與其先前注冊商標相同或者類似為由提起訴訟的，人民法院應當依照民事訴訟法第一百一十一條第三款的規(guī)定，通知原告向有關行政機關申請解決。但是，如果另一人使用的注冊商標超出核準商品的范圍，或者通過改變顯著特征、分割或組合等方式使用，與其注冊商標相同或相似，人民法院應當予以受理。

也就是對于權利人來說，在提起商標侵權民事訴訟之前，至少應當搜查被指控侵權行為的標志是否合法注冊為商標。如果商標已經合法注冊并被注冊人合法使用，商標所有者只能首先通過申請無效等行政救濟程序處理。

根據上述規(guī)定，除情節(jié)外，商標權人仍可以提起商標侵權民事訴訟，主要包括以下情形：1.被告的使用超出了批準的范圍?！渡虡朔ā返谖迨鶙l規(guī)定，注冊商標的專用權限于核準注冊的商標和核準使用的商品。例如，原告的商標核準商品，原告和被告實際經營25種服裝，被告攜帶16種辦公用品注冊商標。在本案中，被告在原告的商標核準商品上實際沒有注冊商標，而且注冊商標之間本質上沒沖突，因此法院當然可以審理；2.被告改變商標的顯著特征進行商標使用。商標專用**于核準注冊的商標，商標商品的區(qū)別來源主要是基于其區(qū)別特征。被告改變商標的顯著特征，相當于被告沒有使用其注冊商標，而是使用了未注冊商標。在本案中，注冊商標不存在沖突，法院也可以審理；3.被告通過拆分、合并等方式使用該商標，如果被告最初注冊的是圖形商標和文字商標，二者并非僅與原告的商標相似，而是將二者結合為一個整體商標使用，實質上改變了原獨立商標的顯著特征商標，法院可以依法審理。

由此得知，如果權利人的商標具有一定意義和知名度，侵權人在模仿原告商標注冊其他商標時，以分割、組合或其他方式改變原商標的意義特征，從本質上實施商標侵權，由此可以證明其侵權意圖。商標權人在做好早期訴訟準備的情況下，可提出充分的訴訟請求和事實依據。

知識產權保護意識強的企業(yè)會圍繞一個核心商標注冊多個相關的類似商標，有的會在業(yè)務過程中實際使用，有的沒有實際使用，只是防御性商標。無論品牌保護的因素是什么，在商標侵權民事訴訟中，權利人在一個案件中主張近十項商標專有權，在一次侵權中主張類似于七、八項商標權利。那么，作為求償權基礎的商標權，真的更為有益嗎？當然是否定的。

從權利人的角度來看，主張多重注冊商標專用權，可能有以下兩個方面的考慮：一方面，在不承認的情況下，有許多商標請求權仍然可以承認？是否**停止侵權？另一方面，如果法院認定侵權成立，侵犯商標越多，是否意味著將為侵權行為支付更多的賠償？

仔細分析表明上述兩點都不成立。首先，從設立法院判定侵權行為的角度來看，侵權行為人使用的標志基本相同或相似，權利人主張的權利標志也是相同或近似的。如果你使用一個主要商標來聲稱該權利不被法院承認為侵權，同時使用多個邊緣商標進行索賠，那么就不可能增加勝訴的可能性。第二，從侵權賠償的角度看，這種侵權行為非法利用商標所攜帶的商譽，使應當屬于商標所有人的商業(yè)機會和利益屬于侵權人。在這一過程中，無論侵權人使用的商標是否與權利人的一個或多個權利商標相同或相似，混淆效果僅為一種，不可能使用商標侵權行為。由于商標所有人注冊了一個或多個權利商標，補償結果是不同的，這在邏輯上是不合理的。

在同一形式的商標侵權中，權利人主張多重權利商標，這不僅是不必要的，而且也可能給權利的保護帶來不便。在侵權訴訟案件復雜的情況下，主張多重商標權應侵犯同一侵權行為人的行為，將加重法院查明事實和推理的負擔。如果法官不小心遺漏了事實或推理，可能導致案件處理上的缺陷，如果只是修改判決是可以的，如果二審法院被送回一審法院重審，對于權利人來說，原高昂的維權成本無疑會增加新的負擔，從權利人的角度來看，這是可以避免的。

可以看出，在侵權訴訟中聲稱的商標數量并不多。侵權行為簡單明了，一個權利商標足以涵蓋，只能主張一個商標；侵權行為比較復雜，故意模仿權利人的許多不同商標，當然，不同的侵權行為可以主張不同的商標權。訴訟辯護人以維護權利的必要性為最終措施，既節(jié)約了權利人的成本，又節(jié)約了司法資源。那么，在什么情況下，商標所有者的多重商標可以發(fā)揮作用，以及如何使用它們？如果同時使用商標所有者的多重商標，并在此基礎上建立起足夠的商譽和品牌意識，那么商標所有者的其他商標就可以作為訴訟的輔助證據，侵權人的主觀惡意可以得到其他事實的支持，這對于加強法官對侵權人惡意證據的認定和賠償的可能性具有重要的作用。

二、明確商標侵權

目前，在商標侵權訴訟中，當事人一般采用公證的方式保存證據，而且無論是商品商標還是服務商標，權利人和侵權人的使用都是公開的，所以權利人引用的侵權事實的證據在真實性問題上不會受到過多的質疑。也許有人會問，公證已放在那里，連公證也附有照片或錄影帶。侵權行為是否存在不確定性？事實上，在審判實踐中，不理解商標侵權的權利人實際上并不是大多數。

當然，權利人使用個人商標和侵權人的情況不會有太多困難，但在實踐中往往不是這樣。以餐飲服務為例，權利人可以擁有許多商標，如書面商標、圖形商標、組合商標等，而侵權人可以以不同的方式使用權利人的商標，如店門、菜單、餐具、店內展示板、外包裝袋等。在起訴和審判過程中，權利人由于非專業(yè)人員的原因，往往無法對侵權行為進行歸納和分類，甚至一些專業(yè)律師對此問題也不夠重視，也不清楚。在查明法院事實的過程中，應由法官提醒他注意這一問題。被訴侵權人的商標使用行為是商標侵權案件的基本事實，不同使用行為對應的請求權依據不一樣，判斷標準不同，權利人的證明和論證重點也不同。它對法院充分認定和確定案件事實，避免遺漏起到了積極的作用，對權利人完善案件本身的證據具有指導作用。

在界定商標侵權、尋找法律依據的過程中，可以發(fā)現(xiàn)一些商標法律法規(guī)不規(guī)范的行為，可以全面確定訴訟請求權的依據。"商標法"第五十八條規(guī)定，以他人注冊商標或者未注冊****作為企業(yè)名稱的字號，誤導社會，構成不正當競爭行為的，依照"中華人民共和國反不正當競爭法"處理。在許多商標侵權案件中，當被告將原告的商標登記為名稱而不突出商標的使用時，權利人往往忽視對侵權行為的梳理和澄清，單純以商標侵權為訴訟請求，在法院調查階段增設反不正當競爭法相關訴訟請求，此時不僅可能拖延被告請求答辯期的程序。也因為自己方沒有充分準備好這一部分的訴訟主張，陷入被動的境地。

合理確定包括商標侵權在內的知識產權訴訟請求賠償額，一直是知識產權案件審理中的一個難題。2019年4月23日修訂的《商標法》將商標侵權賠償的法定限額提高到500萬元，體現(xiàn)了國家立法層面對商標權人的保護。但是，損失賠償是一個需要個案判斷的問題，因此在具體案件中，權利人不能過于自信，提出不合理的損失賠償。

根據《商標法》第六十三條確定的賠償損失數額的確定方法，無論是權利人的實際損失，還是侵權人的利益損失，都是一個事實認定的問題?？茖W、理想的賠償制度應當在事實認定的基礎上填補權利人的實際損失。但是，由于知識產權的無形性和侵權行為的隱蔽性，客觀上阻礙了上述事實的發(fā)生，因此有了法律賠償制度的設計。但在實踐中，由于制度的存在，權利人自愿放棄對侵權人的損失、利益等事實的證明的案例并不在少數。在放棄證明的基礎上，對賠償金額提出的不合理要求不在少數。

《北京市**人民法院關于認定侵犯知識產權和不正當競爭案件損害賠償金的指導意見》和2020年4月頒布的《法定賠償判斷標準》第七條第一款規(guī)定，在適用法定賠償金確定侵犯商標權，可以綜合考慮商標權人的意義、知名度、聲譽、商品單價和利潤，被訴侵權商品的單價和利潤，被告的種類、經營方式、經營規(guī)模、侵權情節(jié)，主觀惡意等因素。參照上述規(guī)定，從司法審判的角度，對于權利人確定賠償數額，有以下幾點建議：

第一，原告即使不能證明具體損失，也不應放棄賠償證明，首先應參照司法實踐中法官對賠償因素的認定，提供相應的證據；其次，不必提出明顯不合理的損失計算標準，這在稍有生活常識和法律常識的人看來是不專業(yè)的表現(xiàn)，這只能降低人們對債權人債權合理性的印象。根據上述建議，從當事人的角度出發(fā)，我們不應在沒有事實和法律依據的情況下盲目聽取律師的建議，主張不現(xiàn)實的賠償數額。代理律師的律師費和其他基于代理律師高額報酬的費用由雙方承擔。即使認定侵權，基于賠償金額過大而產生的贍養(yǎng)費也不一定得到法院律師的支持，一是要充分掌握案件事實，二是要查找類似案件，了解最新的司法政策，并在此前提下向當事人提出合理化建議。

第二，商標侵權民事訴訟涉及程序與實體問題很多，上述幾個問題是筆者在審判實踐中經常碰到的，并基于案件辦理對權利人維權提出的一些建議。

捷胤知識產權主要經營范圍：海內外200多家商標注冊、專利申請、版權注冊，知識產權侵權維權申訴，工商財稅、海外公司注冊，香港銀行開戶，歐洲、中東VAT注冊等。