干貨！在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，權(quán)利人須知的事項

隨著企業(yè)品牌培育和保護意識的不斷增強，商標(biāo)注冊和商標(biāo)訴訟保護越來越普遍。商標(biāo)民事訴訟不僅涉及程序問題，而且涉及專業(yè)實體，與傳統(tǒng)民事案件相比，數(shù)量較少。由于缺乏經(jīng)驗，一些當(dāng)事方和代理人在某些情況下很容易忽視一些重要的程序和實質(zhì)性問題。關(guān)于此問題，深圳捷胤知識產(chǎn)權(quán)帶你了解更多商標(biāo)權(quán)利人保護訴訟的一些常見問題：

一、確定案件是否屬于法院的職權(quán)范圍

發(fā)現(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)后，權(quán)利人面臨選擇：包括自我和解、人民調(diào)解、行政報告等是商標(biāo)侵權(quán)的合法救濟渠道，訴訟不是唯一選擇。然而，民事訴訟由于其嚴格的程序和通過訴訟保全、行為保全等有力措施充分保護商標(biāo)所有人的合法權(quán)益而備受青睞。當(dāng)然，一般商標(biāo)侵權(quán)屬于法院受理的民事糾紛范圍，但也有例外--被指控侵權(quán)的商標(biāo)是否也是合法注冊的商標(biāo)？

最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱和優(yōu)先權(quán)利沖突民事糾紛若干問題的規(guī)定第一條規(guī)定，原告以他人在核準(zhǔn)商品上使用的注冊商標(biāo)與其先前注冊商標(biāo)相同或者類似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第一百一十一條第三款的規(guī)定，通知原告向有關(guān)行政機關(guān)申請解決。但是，如果另一人使用的注冊商標(biāo)超出核準(zhǔn)商品的范圍，或者通過改變顯著特征、分割或組合等方式使用，與其注冊商標(biāo)相同或相似，人民法院應(yīng)當(dāng)予以受理。

也就是對于權(quán)利人來說，在提起商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟之前，至少應(yīng)當(dāng)搜查被指控侵權(quán)行為的標(biāo)志是否合法注冊為商標(biāo)。如果商標(biāo)已經(jīng)合法注冊并被注冊人合法使用，商標(biāo)所有者只能首先通過申請無效等行政救濟程序處理。

根據(jù)上述規(guī)定，除情節(jié)外，商標(biāo)權(quán)人仍可以提起商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟，主要包括以下情形：1.被告的使用超出了批準(zhǔn)的范圍?！渡虡?biāo)法》第五十六條規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)限于核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核準(zhǔn)使用的商品。例如，原告的商標(biāo)核準(zhǔn)商品，原告和被告實際經(jīng)營25種服裝，被告攜帶16種辦公用品注冊商標(biāo)。在本案中，被告在原告的商標(biāo)核準(zhǔn)商品上實際沒有注冊商標(biāo)，而且注冊商標(biāo)之間本質(zhì)上沒沖突，因此法院當(dāng)然可以審理；2.被告改變商標(biāo)的顯著特征進行商標(biāo)使用。商標(biāo)專用**于核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，商標(biāo)商品的區(qū)別來源主要是基于其區(qū)別特征。被告改變商標(biāo)的顯著特征，相當(dāng)于被告沒有使用其注冊商標(biāo)，而是使用了未注冊商標(biāo)。在本案中，注冊商標(biāo)不存在沖突，法院也可以審理；3.被告通過拆分、合并等方式使用該商標(biāo)，如果被告最初注冊的是圖形商標(biāo)和文字商標(biāo)，二者并非僅與原告的商標(biāo)相似，而是將二者結(jié)合為一個整體商標(biāo)使用，實質(zhì)上改變了原獨立商標(biāo)的顯著特征商標(biāo)，法院可以依法審理。

由此得知，如果權(quán)利人的商標(biāo)具有一定意義和知名度，侵權(quán)人在模仿原告商標(biāo)注冊其他商標(biāo)時，以分割、組合或其他方式改變原商標(biāo)的意義特征，從本質(zhì)上實施商標(biāo)侵權(quán)，由此可以證明其侵權(quán)意圖。商標(biāo)權(quán)人在做好早期訴訟準(zhǔn)備的情況下，可提出充分的訴訟請求和事實依據(jù)。

知識產(chǎn)權(quán)保護意識強的企業(yè)會圍繞一個核心商標(biāo)注冊多個相關(guān)的類似商標(biāo)，有的會在業(yè)務(wù)過程中實際使用，有的沒有實際使用，只是防御性商標(biāo)。無論品牌保護的因素是什么，在商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟中，權(quán)利人在一個案件中主張近十項商標(biāo)專有權(quán)，在一次侵權(quán)中主張類似于七、八項商標(biāo)權(quán)利。那么，作為求償權(quán)基礎(chǔ)的商標(biāo)權(quán)，真的更為有益嗎？當(dāng)然是否定的。

從權(quán)利人的角度來看，主張多重注冊商標(biāo)專用權(quán)，可能有以下兩個方面的考慮：一方面，在不承認的情況下，有許多商標(biāo)請求權(quán)仍然可以承認？是否**停止侵權(quán)？另一方面，如果法院認定侵權(quán)成立，侵犯商標(biāo)越多，是否意味著將為侵權(quán)行為支付更多的賠償？

仔細分析表明上述兩點都不成立。首先，從設(shè)立法院判定侵權(quán)行為的角度來看，侵權(quán)行為人使用的標(biāo)志基本相同或相似，權(quán)利人主張的權(quán)利標(biāo)志也是相同或近似的。如果你使用一個主要商標(biāo)來聲稱該權(quán)利不被法院承認為侵權(quán)，同時使用多個邊緣商標(biāo)進行索賠，那么就不可能增加勝訴的可能性。第二，從侵權(quán)賠償?shù)慕嵌瓤?，這種侵權(quán)行為非法利用商標(biāo)所攜帶的商譽，使應(yīng)當(dāng)屬于商標(biāo)所有人的商業(yè)機會和利益屬于侵權(quán)人。在這一過程中，無論侵權(quán)人使用的商標(biāo)是否與權(quán)利人的一個或多個權(quán)利商標(biāo)相同或相似，混淆效果僅為一種，不可能使用商標(biāo)侵權(quán)行為。由于商標(biāo)所有人注冊了一個或多個權(quán)利商標(biāo)，補償結(jié)果是不同的，這在邏輯上是不合理的。

在同一形式的商標(biāo)侵權(quán)中，權(quán)利人主張多重權(quán)利商標(biāo)，這不僅是不必要的，而且也可能給權(quán)利的保護帶來不便。在侵權(quán)訴訟案件復(fù)雜的情況下，主張多重商標(biāo)權(quán)應(yīng)侵犯同一侵權(quán)行為人的行為，將加重法院查明事實和推理的負擔(dān)。如果法官不小心遺漏了事實或推理，可能導(dǎo)致案件處理上的缺陷，如果只是修改判決是可以的，如果二審法院被送回一審法院重審，對于權(quán)利人來說，原高昂的維權(quán)成本無疑會增加新的負擔(dān)，從權(quán)利人的角度來看，這是可以避免的。

可以看出，在侵權(quán)訴訟中聲稱的商標(biāo)數(shù)量并不多。侵權(quán)行為簡單明了，一個權(quán)利商標(biāo)足以涵蓋，只能主張一個商標(biāo)；侵權(quán)行為比較復(fù)雜，故意模仿權(quán)利人的許多不同商標(biāo)，當(dāng)然，不同的侵權(quán)行為可以主張不同的商標(biāo)權(quán)。訴訟辯護人以維護權(quán)利的必要性為最終措施，既節(jié)約了權(quán)利人的成本，又節(jié)約了司法資源。那么，在什么情況下，商標(biāo)所有者的多重商標(biāo)可以發(fā)揮作用，以及如何使用它們？如果同時使用商標(biāo)所有者的多重商標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上建立起足夠的商譽和品牌意識，那么商標(biāo)所有者的其他商標(biāo)就可以作為訴訟的輔助證據(jù)，侵權(quán)人的主觀惡意可以得到其他事實的支持，這對于加強法官對侵權(quán)人惡意證據(jù)的認定和賠償?shù)目赡苄跃哂兄匾淖饔谩?/span>

二、明確商標(biāo)侵權(quán)

目前，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，當(dāng)事人一般采用公證的方式保存證據(jù)，而且無論是商品商標(biāo)還是服務(wù)商標(biāo)，權(quán)利人和侵權(quán)人的使用都是公開的，所以權(quán)利人引用的侵權(quán)事實的證據(jù)在真實性問題上不會受到過多的質(zhì)疑。也許有人會問，公證已放在那里，連公證也附有照片或錄影帶。侵權(quán)行為是否存在不確定性？事實上，在審判實踐中，不理解商標(biāo)侵權(quán)的權(quán)利人實際上并不是大多數(shù)。

當(dāng)然，權(quán)利人使用個人商標(biāo)和侵權(quán)人的情況不會有太多困難，但在實踐中往往不是這樣。以餐飲服務(wù)為例，權(quán)利人可以擁有許多商標(biāo)，如書面商標(biāo)、圖形商標(biāo)、組合商標(biāo)等，而侵權(quán)人可以以不同的方式使用權(quán)利人的商標(biāo)，如店門、菜單、餐具、店內(nèi)展示板、外包裝袋等。在起訴和審判過程中，權(quán)利人由于非專業(yè)人員的原因，往往無法對侵權(quán)行為進行歸納和分類，甚至一些專業(yè)律師對此問題也不夠重視，也不清楚。在查明法院事實的過程中，應(yīng)由法官提醒他注意這一問題。被訴侵權(quán)人的商標(biāo)使用行為是商標(biāo)侵權(quán)案件的基本事實，不同使用行為對應(yīng)的請求權(quán)依據(jù)不一樣，判斷標(biāo)準(zhǔn)不同，權(quán)利人的證明和論證重點也不同。它對法院充分認定和確定案件事實，避免遺漏起到了積極的作用，對權(quán)利人完善案件本身的證據(jù)具有指導(dǎo)作用。

在界定商標(biāo)侵權(quán)、尋找法律依據(jù)的過程中，可以發(fā)現(xiàn)一些商標(biāo)法律法規(guī)不規(guī)范的行為，可以全面確定訴訟請求權(quán)的依據(jù)。"商標(biāo)法"第五十八條規(guī)定，以他人注冊商標(biāo)或者未注冊****作為企業(yè)名稱的字號，誤導(dǎo)社會，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照"中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法"處理。在許多商標(biāo)侵權(quán)案件中，當(dāng)被告將原告的商標(biāo)登記為名稱而不突出商標(biāo)的使用時，權(quán)利人往往忽視對侵權(quán)行為的梳理和澄清，單純以商標(biāo)侵權(quán)為訴訟請求，在法院調(diào)查階段增設(shè)反不正當(dāng)競爭法相關(guān)訴訟請求，此時不僅可能拖延被告請求答辯期的程序。也因為自己方?jīng)]有充分準(zhǔn)備好這一部分的訴訟主張，陷入被動的境地。

合理確定包括商標(biāo)侵權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)訴訟請求賠償額，一直是知識產(chǎn)權(quán)案件審理中的一個難題。2019年4月23日修訂的《商標(biāo)法》將商標(biāo)侵權(quán)賠償?shù)姆ǘㄏ揞~提高到500萬元，體現(xiàn)了國家立法層面對商標(biāo)權(quán)人的保護。但是，損失賠償是一個需要個案判斷的問題，因此在具體案件中，權(quán)利人不能過于自信，提出不合理的損失賠償。

根據(jù)《商標(biāo)法》第六十三條確定的賠償損失數(shù)額的確定方法，無論是權(quán)利人的實際損失，還是侵權(quán)人的利益損失，都是一個事實認定的問題?？茖W(xué)、理想的賠償制度應(yīng)當(dāng)在事實認定的基礎(chǔ)上填補權(quán)利人的實際損失。但是，由于知識產(chǎn)權(quán)的無形性和侵權(quán)行為的隱蔽性，客觀上阻礙了上述事實的發(fā)生，因此有了法律賠償制度的設(shè)計。但在實踐中，由于制度的存在，權(quán)利人自愿放棄對侵權(quán)人的損失、利益等事實的證明的案例并不在少數(shù)。在放棄證明的基礎(chǔ)上，對賠償金額提出的不合理要求不在少數(shù)。

《北京市**人民法院關(guān)于認定侵犯知識產(chǎn)權(quán)和不正當(dāng)競爭案件損害賠償金的指導(dǎo)意見》和2020年4月頒布的《法定賠償判斷標(biāo)準(zhǔn)》第七條第一款規(guī)定，在適用法定賠償金確定侵犯商標(biāo)權(quán)，可以綜合考慮商標(biāo)權(quán)人的意義、知名度、聲譽、商品單價和利潤，被訴侵權(quán)商品的單價和利潤，被告的種類、經(jīng)營方式、經(jīng)營規(guī)模、侵權(quán)情節(jié)，主觀惡意等因素。參照上述規(guī)定，從司法審判的角度，對于權(quán)利人確定賠償數(shù)額，有以下幾點建議：

第一，原告即使不能證明具體損失，也不應(yīng)放棄賠償證明，首先應(yīng)參照司法實踐中法官對賠償因素的認定，提供相應(yīng)的證據(jù)；其次，不必提出明顯不合理的損失計算標(biāo)準(zhǔn)，這在稍有生活常識和法律常識的人看來是不專業(yè)的表現(xiàn)，這只能降低人們對債權(quán)人債權(quán)合理性的印象。根據(jù)上述建議，從當(dāng)事人的角度出發(fā)，我們不應(yīng)在沒有事實和法律依據(jù)的情況下盲目聽取律師的建議，主張不現(xiàn)實的賠償數(shù)額。代理律師的律師費和其他基于代理律師高額報酬的費用由雙方承擔(dān)。即使認定侵權(quán)，基于賠償金額過大而產(chǎn)生的贍養(yǎng)費也不一定得到法院律師的支持，一是要充分掌握案件事實，二是要查找類似案件，了解最新的司法政策，并在此前提下向當(dāng)事人提出合理化建議。

第二，商標(biāo)侵權(quán)民事訴訟涉及程序與實體問題很多，上述幾個問題是筆者在審判實踐中經(jīng)常碰到的，并基于案件辦理對權(quán)利人維權(quán)提出的一些建議。

捷胤知識產(chǎn)權(quán)主要經(jīng)營范圍：海內(nèi)外200多家商標(biāo)注冊、專利申請、版權(quán)注冊，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)維權(quán)申訴，工商財稅、海外公司注冊，香港銀行開戶，歐洲、中東VAT注冊等。